지이코노미 황소희 기자 | 국내 연구 기술이 고도화되고 발전하면서 많은 바이오제약 기업들이 활발한 공동연구를 추진하고 있다. 타기업과의 공동연구는 비용 절감, 위험 분산 등 다양한 장점이 있는데 이때 주의해야 할 것은 양사의 입장을 효과적으로 반영하는 ‘공동연구계발계약’의 체결이다.
공동연구개발계약은 2인 이상 당사자가 공동연구를 통해 공동의 기술이나 발명을 창출하고, 이를 통해 발생하는 특허권 소유 및 활용에 대한 합의를 위해 체결하는 문서이다. 문제는 양방이 상생하자는 의도로 협의를 시작해도 계약 내 조항이 구체적으로 검토되지 않은 경우 많은 갈등을 초래할 수 있다는 점이다. 이 중에서도 가장 문제가 되는 것이 지식재산 즉 IP조항에 대한 부분이다.
그렇다면 공동연구개발계약 시 IP조항에 대해 어떤 합의가 이루어져야 할까. 오랜 바이오 연구 경력 및 제약 현장 경험을 바탕으로 제약·바이오·영문계약 자문 등 전문적인 법률 서비스를 제공하는 변호사 이우진 법률사무소 이우진 변호사와 자세히 알아본다.
IP 소유나 지분 결정 및 IP 관리에 대한 합의
공동연구를 하는 목적은 대부분 기술의 상업화에 있다. 즉 계약 시 ▴지식재산의 공동 출원이나 신청시 소유와 지분의 결정 ▴ 필요한 경우 실시권 설정을 위합 협의를 해야 한다. 이우진 변호사는 “이런 결정과 합의를 위해서는 양방이 투입하는 투자금, 전문 인력, 보유 기술이나 시설은 물론 계약 체결 전 소유한 Background IP, 체결 후 발생할 Foreground IP 등에 대한 구체적 논의가 필요하다”고 강조한다.
IP관리에 대한 합의도 중요하다. IP 소유나 지분을 결정하더라도 IP의 출원, 신청 또는 소송시 이를 진행하거나 비용을 감당하는 당사자에 대한 협의가 필요하다. 이우진 제약바이오 변호사는 “제3자에 의한 특허 침해가 발생할 경우에 대비해, 이에 대한 분쟁해결 방식도 미리 기재하는 것이 좋겠다”고 조언한다.
비밀유지의무 및 Foreground IP 발생 시 고지의무
이어 이우진 변호사는 “통상 공동연구개발계약 진행 전 비밀유지계약을 체결하는 것이 실무상 관례”라며 “이런 부분 역시 본 계약에 구체적으로 기재하고, 계약을 통해 Foreground IP가 발생할 때 상대방에게 언제 어떠한 방식으로 고지할지에 대해서도 논의하는 것이 좋겠다”고 설명한다.
국외 당사자와 체결 시 ‘IP 조항에 적용되는 준거법 및 분쟁해결 방식’ 정할 것
공동연구계약이 국외 당사자와 체결되는 경우, 해당 계약이나 IP 조항에 적용될 준거법 및 분쟁해결방식을 사전에 잘 살펴야 한다. 이런 경우 적용되는 특허법, 기타 지식재산 관련 법령의 국내 당사자에 대한 유불리 여부 등 구체적인 검토를 해둬야 한다. 미리 꼼꼼하게 확인해야 향후 불필요한 분쟁이나 리스크를 줄일 수 있다.
이렇게 공동연구개발계약 중에서도 특히 IP조항의 검토 시 유의할 사항을 살펴봤다. 공동연구개발계약은 기술 내용이나 권리관계가 복잡하다. 이와 밀접한 관련이 있는 IP 조항을 작성 및 검토할 때는 해당 연구분야 또는 실무분야에서 경험이 많은 전문 변호사의 자문을 받는 것이 중요하겠다.
